|
 |
| BOLETINES |
| Boletín Informativo |
| |
| Propiedad Intelectual |
| |
 |
Licenciamiento Efectivo
28 de Octubre 2015 |
|
| Licenciamiento Efectivo |
|
|
Los titulares de patentes o registros de un signo distintivo (marca), deben ejercer sus derechos conforme a lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, así como con arreglo a los tratados internacionales que hacen referencia al uso y explotación de patentes y marcas.
No es ajeno escuchar a diversos titulares de registros de signos distintivos (marcas) expresar que ya no deben preocuparse por su marca sino “hasta dentro de diez años, para la renovación”. Sin embargo se debe estar consiente que la responsabilidad por ser titular de una marca o patente inicia con el otorgamiento de su registro.
En este sentido, sí por decisión personal o atendiendo a recomendaciones de asesores contables, financieros o legales (no especializados), la titularidad de una marca o la causahabiencia de una patente, se obtuvo a nombre de una persona física o jurídica, es importante analizar si ésta es quien efectivamente hace uso y lleva a cabo la explotación comercial de los derechos obtenidos.
En caso de que estos derechos no hayan sido correctamente utilizados por su titular o se encuentren ociosos (sin explotación comercial) podrían causar que terceros que acrediten tener interés jurídico generen la pérdida del derecho por inadecuado uso o la obtención de licencias obligatorias (en caso de patentes) a su titular mediante procedimientos previstos en la Ley de la Propiedad Industrial, p.e. la solicitud de declaración administrativa de caducidad, para el caso de las marcas.
Por lo que para evitar poner en entredicho estos activos intangibles, que algunas veces llegan a ser los más valiosos de la empresa, y donde, una vez notificado el titular de la actividad contenciosa, suele ser complicado obtener las pruebas fehacientes para acreditar el uso y explotación comercial.
Ante tales riesgos, resulta indispensable contar con óptimos esquemas de licenciamiento; mediante la celebración e inscripción de contratos de licencia que se adapten a la medida de las actividades de la empresa; por medio de los cuales se acredite el uso y explotación comercial efectivos de la patente o del signo distintivo.
Por lo anterior Ramos, Ripoll & Schuster® ha desarrollado un Programa de Licenciamiento Eficiente (“PLE”). Nuestro PLE consiste en llevar a cabo los siguientes pasos:
Paso 1. REVISIÓN. Realizamos una revisión de todos los derechos de Propiedad Industrial utilizados por la empresa y elaboramos un dictamen con la situación real de cada uno.
Paso 2. ANÁLISIS CONJUNTO. En colaboración con los asesores financieros y/o contables de la empresa analizamos la conveniencia de establecer contraprestaciones, así como el monto y la temporalidad de las mismas.
Asimismo, analizamos la conveniencia de establecer exclusividad respecto del uso del derecho, así como la conveniencia de otorgar facultades al licenciatario de defensa en procedimientos contenciosos.
Paso 3. REDACCIÓN DE CONTRATO. Tomando en consideración los pasos anteriores, la situación real de cada intangible, así como las preocupaciones y necesidades de la empresa, nuestro equipo prepara el contrato de licencia y realiza su inscripción ante el IMPI, para que surta efectos contra terceros.
Paso 4. SEGUIMIENTO. Aunado a lo anterior nuestro equipo realiza seguimientos periódicos en torno al cumplimiento, renovación, uso y actualización de datos respecto de los contratos de licencia celebrados. Asimismo, es importante, por lo menos cada tres años, presentar pruebas de uso ante el IMPI.
Con nuestro PLE, una vez establecidos los controles previstos en la Ley de la Propiedad Industrial, se logra acreditar el uso adecuado de los derechos de propiedad industrial de las empresas y a su vez se logra evitar situaciones en las que éstos se vean comprometidos.
Para información adicional, puede comunicarse con cualquiera de los miembros de nuestro Equipo de Práctica de Propiedad Intelectual.
|
|
|
|
|
| J. Rafael Amador Espinosa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA IMPORTANTE: La información aquí contenida es de naturaleza general y de carácter informativo. Por favor considere que lo aquí señalado no aborda las circunstancias de ningún individuo o entidad. Recomendamos no tomar ninguna medida basado en esta información sin la debida asesoría profesional de nuestros abogados en base a su situación particular. |
|
|
|
Nuestro Equipo de Práctica Propiedad Intelectual con gusto lo puede apoyar en los siguientes temas:
|
Protección de Invenciones, Marcas y Avisos Comerciales
Contratos de Franquicia
Protección de Secretos Industriales
Auditorías de Propiedad Industrial
Protección de Derechos de Autor
|
Protección de Derechos de Autor
Asesoría en Denominaciones de Origen
Preparación y negociación de Contratos relacionados con Propiedad Industrial
|
| << Regresar a Boletines |
|
Archivo PDF |
|
|
