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Reformas a la Ley de la Propiedad Industrial

01 de Agosto 2018

Reformas a la Ley de la Propiedad Industrial
 
Conforme a la ratificación del Senado del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP por sus siglas en inglés o TPP-11), se publicó con fecha 18 de mayo de 2018 en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley de la Propiedad Industrial (“LPI”). Entre las reformas a la LPI resalta la modificación del concepto legal de la “marca”, modifica el régimen de excepción al otorgamiento del registro de marcas, agregando entre otros conceptos relevantes la mala fe, se agregó la protección del trade dress o vestimenta comercial y las marcas de certificación como nuevas figuras de protección.

En cuanto al trámite de obtención de uso exclusivo de una
marca, se resalta la incorporación de un proceso de oposición
adversarial y vinculante (en contraste con el sistema actual); la
declaración de uso real y efectivo de la marca al tercer año del
otorgamiento de su registro y su declaración de uso real y
efectivo para su renovación cada diez años, evitando así
marcas ociosas; así como modificaciones para el registro de
marca colectiva y la declaración de marca famosa o
notoriamente conocida en México.

Las marcas a partir de la entrada en vigor de esta reforma legalmente se constituirán como “todo signo perceptible por los sentidos” , este cambio representa dejar atrás el limitado concepto de “signo visible” y se contempla expresamente la posibilidad para cualquier persona física o moral obtener la protección de marcas consistentes en hologramas, olores, sonidos y combinaciones de colores, también se podría interpretar como la posibilidad de proteger sabores y texturas, aunque no sea haya contemplado expresamente en esta reforma.

Uno de los requisitos medulares para obtener el uso exclusivo de una marca es que la protección deberá ser solicitada de tal manera que “permita determinar el objeto claro y preciso de la protección” lo que claramente significa una modificación en los formatos y criterios de estudio de las solicitudes de marca.

No debemos perder de vista que las marcas seguirán cumpliendo su principal función de distinguir “productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado” y la prohibición de otorgar el registro de marcas descriptivas continua en vigor. Por lo que se debe ser muy cuidadoso, claro y específico en los productos o servicios que se señalen en la solicitud de protección de marcas no tradicionales, pues podrían considerarse descriptivas. Por ejemplo, una marca olfativa no podría ser concedida para perfumes.

En importante resaltar que la reforma contempla nuevas excepciones a la protección de marcas, entre las que se adicionan fracciones al artículo 90 de la LPI para no permitir el registro de los siguientes tipos de marcas:

a. Hologramas del dominio público ;
b. La transliteración de marcas no registrables ;
c. La imagen, voz identificable, retrato y firmas de personas, sin su consentimiento expreso, o si han fallecido, de quien tenga el derecho correspondiente ;
d. Idénticas o similares en grado de confusión a títulos de obras literarias o artísticas ;
e. Reproducciones totales o parciales de obras literarias o artísticas, sin la autorización del titular del derecho de autor ;
f. Que sean susceptibles de engañar al público consumidor o inducir al error, como falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes, cualidades u origen empresarial ;
g. El nombre propio de una persona física idéntico o semejante en grado de confusión a una marca registrada o presentada con anterioridad o un nombre comercial publicado ;
h. Que hagan referencia a variedades vegetales protegidas o razas de animales que causen confusión con los productos o servicios a distinguir ;
i. Solicitadas de mala fe. Es decir, que sean contrarias a los buenos usos, costumbres y prácticas del sistema de propiedad industrial, el comercio o la industria; o que pretenda obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su titular.

A pesar de las excepciones a la protección de marcas se vislumbra un panorama de coexistencia mayor, porque será válido celebrar entre particulares los acuerdos conocidos como “contratos de coexistencia” particularmente en el caso de nombres propios de personas o signos que sean idénticos o semejantes en grado de confusión a una marca o nombre comercial, vigente o solicitado con anterioridad, o cuando se trate de la transmisión de marcas ligadas.

En cuanto a las nuevas figuras de protección se deben resaltar 1) el Trade Dress, entendido como “la pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado” ; y 2) las Marcas de Certificación, que son signos que distinguen productos y servicios cuyas cualidades han sido certificadas por su titular. Para su protección deberán estar acompañadas de las reglas para su uso, no podrán ser objeto de licencia y deberán portar la indicación de “Marca de Certificación Registrada”.

Por último, pero no menos importante, se debe resaltar la modificación a las causales de infracción establecidas en la LPI, que mediante la reforma han sido aumentadas en forma concordante con algunas de los criterios de excepción del registro de marcas, en este sentido cuando entren en vigor las reformas no solo no se podrá obtener el uso exclusivo de estos signos, sino que además en caso de usarse serán objeto de infracción, algunos ejemplos son:

a. Reproducción o imitación de signos oficiales sin autorización;
b. Reproducción o imitación de signos oficiales de control y garantía adoptados por un Estado;
c. Reproducción o imitación de condecoraciones, medallas o premios reconocidos oficialmente;
d. Nombres de propiedad particular, sin consentimiento de su titular;
e. Nombres, apellidos o seudónimos de personas famosas;
f. Signos que engañen o induzcan al error al público consumidor;
g. Signos iguales o semejantes en grado de confusión a marcas famosas o notoriamente conocidas en México;
h. Nombre propio de una persona física utilizada para los mismos o similares servicios que una marca registrada o nombre comercial publicado.

 
Rafael Raya Lois
rraya@rrs.com.mx
J. Rafael Amador Espinosa
ramador@rrs.com.mx
Karen Itzel Torres López
ktorres@rrs.com.mx
Ignacio Trapero Sabido
itrapero@rrs.com.mx
 
NOTA IMPORTANTE: La información aquí contenida es de naturaleza general y de carácter informativo. Por favor considere que lo aquí señalado no aborda las circunstancias de ningún individuo o entidad. Recomendamos no tomar ninguna medida basado en esta información sin la debida asesoría profesional de nuestros abogados en base a su situación particular.
 
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